评析北京恒天亚讯网络科技有限公司、姚世峰诉北京许愿树国际教育科技有限公司商标侵权纠纷案（济宁商标）
本案要旨
商标权保护的本质是对商标所承载的商誉给予的保护。仅获得注册而未实际使用的商标，商标并未累积商誉，他人在同一种或类似商品上使用相同或近似商标的行为，不会对商标权利人的商誉造成损失，也未实际造成相关公众的混淆或误认，故商标权利人要求赔偿经济损失的诉讼主张不应得到支持。
案情
2009年6月，北京市自然人姚世峰经核准在第41类服务上注册了第5122396号“许愿树xuyuanshu”中文及英文组合商标（下称涉案商标），核定使用的服务包括学校（教育）、组织表演（演出）、（在计算机网络上）提供在线游戏等，专用期截至2019年6月13日。姚世峰与北京恒天亚讯网络科技有限公司（下称恒天公司）签订有《商标许可使用协议》，将涉案商标免费许可给该公司非独占使用。
北京许愿树国际教育科技有限公司（下称许愿树公司）成立于2010年6月，其经营的“许愿树儿童成长中心”门店外悬挂有“许愿树儿童成长中心”标牌，标牌上显示有“wishingtree 许愿树”及图形的组合标识。许愿树公司在其招生广告、网站网页、宣传材料上亦突出使用了“wishingtree 许愿树”及图形的组合标识。恒天公司为该案支出公证费4908元、律师费1万元。
姚世峰和恒天公司认为：许愿树公司未经其许可，在提供教育培训服务过程中使用“许愿树”商标，侵犯了其注册商标专用权。故诉至法院，请求法院判令许愿树公司停止侵权行为、消除影响；赔偿其经济损失及合理费用共计20万元。
许愿树公司辩称：“许愿树”系该公司商号，其使用“许愿树”系善意使用，不存在恶意侵权；两原告并未实际使用涉案商标，其诉讼请求缺乏合理依据，应予以驳回。
两原告为证明其实际使用过涉案商标提交的证据显示：恒天公司所属网站的若水股票论坛页面上显示有“许愿树股民学堂”栏目，栏目内容多数为网络用户发表的股票类文贴；恒天公司还于2012年12月25日组织该公司员工及若水股票论坛贵宾用户参加了其与案外人联合举办的“许愿树圣诞演出”活动。
判决
北京市朝阳区人民法院经审理认为：姚世峰系涉案商标的注册人，恒天公司系涉案商标的被许可人，在双方协商一致的情况下，可以共同作为原告提起诉讼。根据查明的事实，许愿树公司在其开办的门店标牌、招生广告、网站网页、宣传材料上使用了含有“许愿树”字样的标识。上述使用方式足以使“许愿树”起到标识服务来源的作用，属于商标性使用。因“许愿树儿童成长中心”属于提供儿童学前教育培训的机构，许愿树公司系在教育服务上使用上述标识。该服务与涉案商标核定使用服务项目中的学校（教育）属于类似服务。将涉案商标与许愿树公司使用的涉案标识相比较，“许愿树”均属于其中具有识别意义的部分，按照相关公众的一般注意力，容易对二者所标识的服务来源产生误认或者认为二者有特定联系，故二者属于近似商标。许愿树公司的涉案行为，系在类似服务上使用与涉案注册商标近似商标的行为，容易造成混淆，故属于侵犯他人注册商标专用权的行为。在许愿树公司构成商标侵权的情况下，其首先应承担停止侵权的法律责任。该案中，许愿树公司提出两原告未实际使用涉案商标，两原告虽然就此提交了部分证据，但提交的证据不足以证明其在与许愿树公司涉案服务类似的核定服务项目学校（教育）上使用了涉案商标，故许愿树公司不应承担赔偿经济损失的责任。但对于两原告为制止侵权支付的公证费和律师费，应酌情予以支持。对于二原告要求消除影响的诉讼请求，因判决停止侵权已经足以制止涉案侵权行为，故对该项请求亦不予支持。
综上，北京市朝阳区人民法院依据我国现行商标法第五十七条第（二）项、第六十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款之规定，判决：许愿树公司停止涉案侵权行为；赔偿合理费用8000元。
双方当事人均服从一审判决，未提出上诉。
评析
根据我国现行商标法规定，获准注册是注册人取得商标专用权的一道门槛。但通过注册程序取得的注册商标专用权只是一种形式意义上的权利，使用才是获得注册商标专用权的实质要件。注册商标专用权效力的维系以及商标功能的发挥、注册商标专用权保护范围的大小均取决于商标使用的情况。我国商标法起初较为强调商标注册、并未过于重视商标的实际使用。但随着实践的发展，商标使用日益受到重视。我国现行商标法尤其突出了商标使用在注册商标专用权保护中的重要性。我国现行商标法第六十四条规定：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前3年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前3年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。事实上，在我国现行商标法正式施行之前，最高人民法院即已在相关政策文件中要求在司法实践中将注册商标的实际使用情况与被控侵权人的民事责任承担相联系，旨在鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标不正当地投机取巧。我国现行商标法则从举证责任的角度明确了商标实际使用与民事赔偿责任承担的关系。从实践操作的角度，在侵犯注册商标专用权纠纷案件中应重点把握以下3点：
第一，商标权利人对其实际使用商标的情况负有举证责任。注册商标权利人对其注册商标所享有的支配权，并不是绝对的、不受约束的。为维系商标专用权的效力以及发挥商标标识商品来源、品质保障、广告宣传等功能，商标权利人均需对商标进行使用。在侵犯注册商标专用权纠纷案件中，当被控侵权人与商标权利人对于请求保护的商标是否使用发生争议时，按照举证责任分配规则，应由商标权利人举证证明该商标实际使用的情况。从举证能力和难易程度上讲，要求被控侵权人举证证明请求保护商标没有实际使用的事实，难免有强人所难之嫌。
第二，商标权利人应举证证明其在核定使用商品或服务上实际使用了请求保护的商标。注册原则下要求的商标使用必须是在核定使用的商品或服务上的使用。在核定使用商品或服务上未使用或长期停止使用，应视为未对注册商标进行使用。如果仅在部分核定使用商品或服务上使用了注册商标，从商标权保护的角度，该注册商标的保护范围将受到限制，即对于他人在其未进行商标使用的部分商品、服务或与之类似的商品、服务上使用相同或近似商标的行为，商标权利人无权要求赔偿经济损失。
第三，商标权利人不能举证证明其实际使用过请求保护注册商标专用权的，其要求赔偿经济损失的诉讼主张不应得到支持。注册商标权专用权保护的本质是对商标所承载的商誉给予的保护。商誉不会伴随商标的注册而自然产生，必须通过公开、真实、合法的使用才能得以积累。仅获得注册而未实际使用的商标，不可能累积商誉，也无法发挥区别商品或服务来源的作用。即便他人在同一种或类似商品上使用相同或近似商标，虽然该行为落入商标权利人的权利范围，其有权予以禁止，但由于商标权利人尚未使用商标，侵权行为并不会给其商誉造成损失，也未实际造成相关公众的混淆或误认，根据民事损害赔偿的填平原则，商标权利人无权要求被控侵权人赔偿经济损失。对于商标权利人为制止侵权支出的费用，因在请求保护的注册商标有效存续期间，权利人的维权行为具有正当性，在认定侵权成立的情况下，仍应在合理的范围酌情予以支持。
就该案而言，在被告抗辩涉案商标未实际使用的情况下，两原告就此提交的证据不能证明其在与被告涉案服务类似的核定使用服务即学校（教育）上使用过涉案商标，故其要求赔偿经济损失以及消除影响的诉讼请求未得到支持，法院仅部分支持了其为维权支出的公证费和律师费。（苏志甫 作者单位：北京市高级人民法院）
