未续展的商标获得保护的要件

——评析“太行TAIHANG及图”商标无效行政案

本案要旨
注册商标到期未续展（济宁商标），但仍处于连续使用状态，只要其属于在先使用并有一定影响的商标，仍然可以按照“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”获得保护。

案情
    第186411号“太行及图”商标（下称涉案商标）由山西省晋东南地区太行印刷机器厂（下称太行印刷厂）于1981年6月1日提出申请注册，指定使用商品为第7类印刷机。1983年7月5日获准注册，经续展专用期限至2003年7月4日止。涉案商标专用期满后，商标权人未再进行续展，涉案商标现已因期满未续展被注销。
    太行印刷厂于1996年整体改制为晋城市太行印刷机械有限责任公司（下称太行印刷机械公司），2004年该公司进入破产清算程序。而后天脊集团晋城化工股份有限公司（后于2006年11月1日更名为山西天泽煤化工股份有限公司）对太行印刷机械公司进行了收购重组，成立了晋城市天泽太行机械制造有限公司（下称天泽太行公司）。
    第4385749号“太行TAIHANG及图”商标（下称诉争商标）由李跃进于2004年11月29日提出注册申请，指定使用商品为第7类印刷机器等。2011年诉争商标获准注册，专用期限至2017年6月6日止。
    2013年8月1日，天泽太行公司对诉争商标提出撤销注册申请。其主要理由为：自1983年其涉案商标“太行及图”获准注册以来，从未间断使用“太行牌”商标。李跃进曾在太行印刷机械公司工作长达10年之久，在该公司清算期间，李跃进恶意抢注诉争商标“太行TAIHANG及图”，严重损害了天泽太行公司的合法权益。根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第三十一条、第四十二条第二款的规定，天泽太行公司请求撤销诉争商标的注册。
    国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）经审理认为，天泽太行公司称其与太行印刷机器厂、太行印刷机械公司一直对“太行牌”商标持续使用，但其提交的荣誉证书主要形成于1999年以前。天泽太行公司提交的购销合同无其他相关证据佐证，不能证明实际履行。且根据我国公司法的相关规定，公司在清算期间不得开展与清算无关的经营活动，虽然清算组可以进行必要的民事活动，但该民事活动主要针对清算有关的民事活动及相关的民事诉讼活动。天泽太行公司向商标评审委员会提交的部分购销合同部分形成于清算期间，对该部分证据的真实性，商标评审委员会不予认可。此外，天泽太行公司还向商标评审委员会提交了部分宣传资料及协会证明，该部分证据或晚于争议商标注册申请日，或未显示形成日期。有关购买“太行牌”印刷机的客户证明因证言提供主体与天泽太行公司存在密切关系，其证明力不足。综上，天泽太行公司撤销理由不成立。商标评审委员会裁定：诉争商标的注册予以维持。
    天泽太行公司不服商标评审委员会裁定，提起行政诉讼。

判决
一审法院经审理认为，在先注册商标的使用可以视为在其专用权到期后在先未注册商标的使用。商标使用是一个事实行为，在判断商标是否实际使用时，应以该商标在市场上的实际使用状况为依据进行判断。破产清算期间使用商标的经营行为是商标的使用行为。因此，原告天泽太行公司一直在持续使用“太行牌”商标。关于有一定影响的问题，原告天泽太行公司提交了在先未注册商标于1999年以前的部分荣誉证书，证明在先未注册商标在诉争商标申请注册日前获得了一定的荣誉，在同行业内具有一定声誉；还提交了部分宣传资料及协会证明，以及广告费发票及参加行业展会展位费发票或付款凭证，证明了原告对在先未注册商标进行过持续的宣传及推广的事实。因此，原告天泽太行公司提交的证据在该案中能够证明其“太行牌”商标在诉争商标申请注册日前一直持续使用并有一定影响，具有一定知名度。关于主观恶意的判断，一般情况下，商标申请人明知他人在先使用并有一定影响的商标而申请注册，即可推定其具有利用他人商标商誉获利的意图。该案中，李跃进明知在先存在“太行牌”商标，且之前存在使用“太行”字号的不正当竞争行为，因此，李跃进申请注册诉争商标具有抢注他人商标的主观恶意。
经审理，一审法院判决撤销商标评审委员会被诉决定。商标评审委员会和李跃进不服一审判决提起上诉，二审法院终审判决维持了原判。