案情

　　2003年9月4日，北京搜房房地产经纪有限公司（下称搜房房地产公司）、北京道杰士投资咨询服务有限责任公司（下称道杰士公司）向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请注册第3702986号“sofang搜房”商标（下称被异议商标），指定使用在第35类广告、拍卖、商业区迁移（提供信息）等服务上。该商标初审公告后，北京搜房互联网信息服务有限公司（下称搜房互联网公司）提出异议。2009年10月，商标局裁定被异议商标予以核准注册。

　　搜房互联网公司不服该裁定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）申请复审，认为被异议商标与搜房互联网公司的第1759219号商标构成类似服务上的近似商标，同时被异议商标系违反诚实信用原则抢注搜房互联网公司的商标，据此请求驳回被异议商标的注册申请。商评委认为：被异议商标与引证商标未构成使用在类似服务上的近似商标；搜房互联网公司在广告等服务上已在先使用“搜房SOU FUN”商标并具有一定影响，被异议商标在相同或类似服务上的注册违反根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第三十一条所指以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的情形；申请人提交的在案证据无法证明其商标于被异议商标申请注册日前在拍卖、商业区迁移（提供信息）服务上于相关公众中已具有一定影响。据此，商评委裁定被异议商标在拍卖、商业区迁移（提供信息）两项服务上予以核准注册，在其余服务上不予核准注册。

　　搜房房地产公司和道杰士公司不服该裁定结果，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

　　北京市第一中级人民法院经审理后判决维持商评委原裁定。搜房房地产公司和道杰士公司则随后就该一审判决上诉至北京市高级人民法院。

　　北京市高级人民法院经认为：搜房房地产公司、道杰士公司与搜房信息公司、北京家天下广告有限公司（下称家天下公司）至迟在2000年就已经在与房地产有关的互联网信息服务上分别使用“搜房”“sofang”“SouFun”等商标，在2000年6月和7月期间，双方对彼此的存在及所从事的相关业务已经知晓，双方均未表示对方有利用己方商誉获取不正当利益的意图，现有证据不能证明搜房房地产公司、道杰士公司申请注册被异议商标具有抢占搜房信息公司、家天下公司在先使用并有一定影响的商标商誉的恶意。北京市高级人民法院于今年4月3日作出终审判决：撤销商评委被诉裁定、撤销一审判决、商评委重新作出裁定。

　　评析

　　该案涉及第二次修正的商标法第三十一条中“也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的理解和适用问题。

　　对此条款，《商标审查及审理标准》指出：“上述规定是基于诚实信用原则，对已经使用并有一定影响商标予以保护，制止以不正当手段抢注行为，弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。”，该条款明确了多重适用要件。根据该标准，虽然规定了“恶意”这一要件，但更多的还是从“明知或应知”的角度来界定“恶意”的内涵。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条第一款指出：“根据商标法的规定，申请人不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。”基本上直接将“不正当手段”等同于“明知或应知”。

　　司法实践中，许多案件都遵循这一逻辑，只要在先权利人证明其在先商标有一定影响，在后商标申请注册人明知或应知，即依据第二次修正的商标法第三十一条禁止在后商标的注册。

　　但是，在有些情况下，“明知或应知”并不必然等于“恶意”，法院在司法审判中开始关注“明知或应知”以外独立的“恶意”要件，如不具备，则不能适用第二次修正的商标法第三十一条。

　　该案中，搜房房地产公司、道杰士公司与搜房信息公司、家天下公司至迟在2000年就已经在与房地产有关的互联网信息服务上分别使用“搜房”“sofang”“SouFun”等商标，在2000年6月和7月期间，双方对彼此的存在及所从事的相关业务已经知晓，双方均未表示对方有利用己方商誉获取不正当利益的意图，现有证据不能证明搜房房地产公司、道杰士公司申请注册被异议商标具有抢占搜房信息公司、家天下公司在先使用并有一定影响的商标商誉的恶意。因此，即使搜房信息公司、家天下公司在被异议商标注册之前已经使用“SouFun”等标识，但搜房房地产公司、道杰士公司申请注册被异议商标并无恶意，即不符合“不正当手段”的要件，不能适用第二次修正的商标法第三十一条禁止被异议商标注册。

　　（作者单位：北京市万慧达律师事务所）