——评析美国道康宁公司与商标评审委员会及其他商标异议复审行政纠纷案（济宁商标注册）
因认为他人申请注册在墙用非金属材料、油膏等商品上的第3883027号“DOWCORNING及图”商标（下称被异议商标），与其在先核准注册的一系列“道康宁”商标或“DOWCORNING”商标，如获准核定使用在硅化学品、含硅的树脂和塑料（半成品）等商品上的“DOWCORNING”商标，以及核准注册在化学制剂（非医用或兽用）、树胶等商品上的“道康宁及图”商标，构成使用在类似商品上的近似商标，同时侵犯了其在先商号权，且构成对其已注册驰名商标的恶意复制和摹仿，美国道康宁公司（DOWCORNING CORPORATION）针对该商标提出了异议。
日前，北京市高级人民法院作出（2013）高民终字第2260号行政判决书认定，在案证据可以证明，在被异议商标申请注册日前，道康宁公司便已将“道康宁”和“DOWCORNING”作为商标和商号在中国进行宣传和使用。道康宁公司作为全球最大的硅胶生产商之一，在国际上和我国境内均具有较高的知名度，其硅胶产品被广泛应用于建筑行业。而被异议商标核准注册的发光铺筑材料、发光铺路材料、玻璃用建筑材料（不包括卫生设备）、墙用非金属衬料、非金属屋顶覆盖物、非金属建筑结构、筑路或铺路材料、油膏几项商品，均属于非金属建筑材料类商品，道康宁公司生产的有机硅胶粘剂等产品与上述商品联系密切，具有相同或相近的消费群体。鉴于“道康宁”和“DOWCORNING”为无含义单词，独创性较强，由不同作者独立创作如此高度近似的偶然性极低，故可推定申请注册被异议商标的行为具有恶意。
综上，法院作出终审判决，判定被异议商标在墙用非金属衬料、非金属屋顶覆盖物、非金属建筑结构、筑路或铺路材料、油膏商品上不应核准注册。
行家点评：
王 歆 北京方韬知识产权代理有限公司 律师：根据2001年10月27日全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中国人民共和国商标法>的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。由于第二次修正的商标法的其他条款对于在先商标权利的保护问题已经作出了相应的规定，所以该条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括在先字号权等。在依据第二次修正的商标法第三十一条的规定，认定系争商标侵犯他人在先使用字号的权利时，该字号应当在中国相关公众中具有一定的知名度，该商标的注册使用已经或者可能导致相关公众的混淆误认，致使在先权利人的利益可能受到损害。
在先字号权的保护范围一般限于在先权利人实际经营的商品及其类似商品，但实践中可以根据在先字号所具有的独创性、知名度，以及双方所涉及的商品或服务的关联程度，在个案中具体确定该在先字号的保护范围。
该案中，一审法院认为：在案证据尚不足以证明道康宁公司曾将“道康宁”作为字号在先使用在油膏等商品或相关的生产、经营领域内并且形成一定知名度，因此，被异议商标在油膏等其余复审商品上的注册并未构成对他人商标的抢先注册，不违反第二次修正的商标法第三十一条之规定。二审法院则认为，道康宁公司的在先字号“道康宁”在国际上和中国均具有较高的知名度，双方所涉及的商品联系密切，具有相同或相近的消费群体，且鉴于“道康宁”为无含义单词，独创性较强，故可推定被异议人申请注册被异议商标的行为具有恶意，违反了第二次修正的商标法第三十一条的规定。
该案中，二审法院的裁判综合考虑了个案情况，包括主张的在先字号知名度高、独创性强、系争商标申请人的主观恶意等情况，适当扩大了该在先字号的保护范围，将保护范围扩大到了关联性较强的商品。从现实角度来看，越来越多的企业在激烈的市场竞争中，选择“综合性，多元化发展”作为企业的发展方向，这就使得相关公众很容易将相同的商标和字号作为同一经营主体进行认知、混淆商品或服务的来源，因此在一些具体案件中，应适当扩大字号的保护范围。同时，也可以达到打击恶意抢注行为、维护消费者和权利人合法权益的目的。
贾 宏 浙江楷立律师事务所 律师：在商标授权确权行政诉讼中，认定被异议商标申请构成第二次修正的商标法第三十一条规定的损害他人字号权应符合以下要件：1.字号在先注册并使用；2.在先字号经过权利人的使用在国内产生了一定的知名度；3.被异议商标指定使用的商品或服务与在先字号所使用的商品或服务相同或类似；4.被异议商标文字与在先字号相同或近似，共存于市场易使相关公众产生混淆误认。
该案中，首先，道康宁公司的字号在被异议商标申请日之前已经在国内进行了注册及使用；其次，道康宁公司作为全球最大的硅胶生产商之一，其产品广泛应用于建筑行业，字号在国内外均享有较高知名度；再次，被异议商标指定使用的玻璃用建筑材料（不包括卫生设备）、筑路或铺路材料等商品项目与道康宁公司及其子公司主要经营的有机硅胶粘剂等商品在功能、用途、消费对象等方面相同或联系紧密，构成类似商品；最后，被异议商标文字与道康宁公司的在先字号完全相同，二者共存于市场易使相关公众产生混淆误认。基于以上因素，被异议商标申请构成第二次修正的商标法第三十一条规定的损害他人字号权的行为。
此外，鉴于“DOWCORNING”系道康宁公司独创的无含义单词，商标申请人独立创作的可能性极低，故法院在审理过程中还充分考虑了被异议商标申请行为的主观恶意。
