——评析原告陕西茂志娱乐有限公司诉被告美国梦工场动画影片公司等侵犯注册商标专用权纠纷案（济宁雨辰知识产权有限公司转）
本案要旨
被告对涉案标识的使用是否是商标性使用是商标侵权案件中判定侵权的前提，叙述性使用是非商标性使用的一种典型表现形式，被告关于叙述性使用的抗辩一旦成立，原告的诉讼主张便无法得到人民法院的支持。（济宁商标）
案情
2010年6月28日，陕西茂志娱乐有限公司（下称茂志公司）取得第6353409号“功夫熊猫及图”文字图形组合注册商标专用权，核定使用服务为第41类教育、图书馆服务、驯兽、组织教育或娱乐竞赛、图书出版、电影制作、经营彩票，注册有效期限自2010年6月28日至2020年6月27日止。该商标的申请日期为2007年11月1日。动画电影《KUNG FU PANDA》（中文名称为《功夫熊猫》）和《KUNG FU PANDA 2》（中文名称为《功夫熊猫2》）均由美国梦工场动画影片公司（下称梦工场公司）制作、美国派拉蒙影业公司发行，先后于2008年6月和2011年5月在中国首映。茂志公司认为上述二被告的行为属于在相类似的服务上使用与茂志公司涉案注册商标相近似的标识，由于涉案被诉侵权的电影知名度高，在茂志公司以后使用其涉案注册商标的过程中，会使相关公众产生反向混淆，构成对其涉案注册商标专用权的侵犯。梦工场公司则认为其将“功夫熊猫”作为电影名称使用，并非商标性使用，而是对其合法权利的合理使用。(商标注册）
判决
北京市第二中级人民法院认为，茂志公司依法在第41类电影制作等服务类别上享有涉案“功夫熊猫及图”文字图形组合商标的注册商标专用权。涉案被诉电影《功夫熊猫2》由梦工场公司制作，派拉蒙影业公司发行。未经许可，在与注册商标核定使用商品或服务相同或者相类似的商品或服务上，使用与该注册商标相同或相近似的商标的，属于侵犯其注册商标专用权的行为。因此，被告被诉行为是否属于商标性使用是判断是否构成对注册商标专用权的侵犯的前提条件。商标是区分商品或者服务来源的标识，凡具有区分商品或者服务来源功能的商业标记或者符号都属于商标。该案中，涉案被诉电影在中国公映时均使用“功夫熊猫”作为电影名称，并自2005年起就在新闻报道、海报等宣传材料中以“功夫熊猫”作为电影名称对上述电影进行了持续宣传。“功夫熊猫”作为该部电影作品的组成部分，系用以概括说明电影内容的表达主题，本身具有叙述性，而并非用以区分电影的来源。因此，在涉案被诉电影及宣传材料中使用“功夫熊猫”作为电影名称并非商标性使用。据此，法院一审判决驳回茂志公司的全部诉讼请求。茂志公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院二审驳回了茂志公司的上诉，维持了一审判决。
评析
该案要点是如何判定被告的涉案行为是否构成商标使用。商标的使用指的是商标意义上的使用行为，就是使用商标表明商品或者服务的来源，使相关公众区分不同市场主体提供的同类商品或者服务的行为。使用与商标图样相同的标记，但并非用来区分同类商品或者服务的不同提供者的，不属于商标的使用。一般而言，标识的叙述性使用、标识的指示性使用、标识的非商业性使用不属于商标的使用。
美国《兰哈姆法》第33条规定了标识的叙述性使用：“将并非作为商标，而是对有关当事人自己的商业上的个人名称的使用，或对与该当事人的产地有合法利益关系的任何人的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或其地理产地有叙述性的名词或图形的使用，……这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当地、诚实地使用”。《与贸易有关的知识产权协议》第十七条规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇合理使用之类。”我国《商标法实施条例》第四十九条也概括地规定了标识的叙述性使用。
叙述性使用的对象大多是固有显著性较弱的商标，即这些商标的标识大多是商标的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的描述性名词、地理名词、姓氏、颜色本身以及指示商品等级、样式、内容的文字、记号、数字、字母等。这些词汇在成为商标前就已经有固有含义且广泛使用，是属于公共领域的词汇，这些词汇因被长期使用，获得一定的显著性后就具有了“第二含义”，这才是受我国现行商标法保护的商标。如果他人只是在这些词汇的“第一含义”上作叙述性使用，即使其词形外观与注册商标的商标标识完全一样，我国现行商标法也并不予以禁止。
构成叙述性使用的标识，主要有以下几种情形：1.商品描述中的使用；2.地名标识中的使用；3.名称、姓名的正当使用。该案中，梦工场公司将“功夫熊猫”作为电影名称使用属于第一种情形。“功夫熊猫”是一个偏正结构的组合词汇，无论“功夫”还是“熊猫”，都是具有“第一含义”的非臆造词。梦工场公司在使用“功夫熊猫”描述其电影作品时，主观上在于叙述电影主角是一只会中国功夫的熊猫，概括说明电影的主题内容，没有把与原告商标相同或近似的标识当作为商标使用的意图；客观上该电影名称不足以区别商品来源，普通消费者一般也不会基于该名称就混淆服务来源。因为涉案注册商标“功夫熊猫”固有显著性不强，除了具有指示商品和服务来源的作用外，其本身还有原始含义，所以原告不能阻止被告在商业活动中将这些词汇作为商品描述性词汇，对自己电影的主题内容进行叙述和说明。
（作者单位：北京市第二中级人民法院）
