济宁雨辰知识产权代理有限公司转：今年8月30日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议表决通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》，第三次修改后的商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该条款系我国商标法中首次对商标在先使用抗辩进行规定，将于2014年5月1日开始实施。（济宁商标）
第三次修改后的商标法第五十九条第三款规定的“有一定影响”可以有3种解释：一种是指在先商标使用人使用商标有一定知名度及于在后的商标注册人，在后商标注册人应知或者明知在先商标使用人的使用，即商标注册人注册商标存在恶意；一种是指虽然在先商标使用人使用的商标有一定知名度，但是在后商标注册人不知道也不应当知道在先商标使用人的使用；还有一种则是认为应当包括上述两种情形。为了便于分析，笔者将其分别称之为“恶意说”“善意说”和“混合说”。（商标注册）
如采用“恶意说”，第五十九条第三款在法律后果上会与第三十二条产生冲突。根据第三次修改后的商标法第三十二条规定，在先商标使用人使用的商标及于在后商标申请人，在后商标申请人明知或应知在先商标使用人使用的商标，仍以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，则其提出的在后商标申请不予注册或应予无效。而根据第五十九条第三款规定，相同情形下，在先商标使用人仅能在原使用范围内使用商标且应当附加区别标识。换而言之，在先商标使用人通过行政程序可以宣告在后的注册商标无效，进而可以自由使用商标；在民事诉讼程序中主张抗辩则只能在原使用范围内使用且需附加区别标识。法律后果上的明显不同，将鼓励当事人通过行政程序解决争议，在民事诉讼程序中则申请诉讼中止，严重削弱在先使用抗辩存在的独立价值，使其依附于行政程序，降低了民事诉讼效率。如果在先使用抗辩成立，而人民法院拒绝中止诉讼程序直接判决，则行政程序宣告注册商标无效将导致民事判决中的限定使用范围和附加区别标志无需执行，明显损害司法判决的权威。
按照体系解释的方法，则更倾向于采用善意说。因为立法者仅对注册商标违反第三次修改后的商标法第三十二条抢注在先使用并有一定影响的商标作了允许抗辩的规定，但对注册商标违反第三次修改后的商标法第十三条侵犯驰名商标权利，违反第三次修改后的商标法第十五条侵犯被代理人或被代表人利益，均未作允许抗辩的规定，似乎可以推论立法者在第三次修改后的商标法第五十九条第三款规定的内容与第十三条、第十五条、第三十二条均有所不同，前者商标注册人系善意，后者商标注册人系恶意。
采用“恶意说”更为迫切的问题是该条规定如何与现行的司法政策衔接。按照最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）第22条：注册商标权利人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持。按照现行的司法政策，民事侵权抗辩与行政宣告无效的法律后果是大致相当的，前者是驳回原告诉讼请求，后者是宣告原告注册商标无效。如果在后商标注册人在2014年5月1日第三次修改后的商标法实施之前请求判令在先商标使用人在原有范围内使用商标且附加区别标志，人民法院应当如何处理则变成十分棘手的问题。
根据第三次修改后的商标法第五十九条第三款规定，在先商标使用抗辩成立不仅要求在先商标使用人在注册商标的申请日之前使用，而且还应当先于商标注册人使用，如此可以推断“善意说”难以成立。因为即便在先商标使用人晚于商标注册人使用，仍然有可能在商标申请日之前经过使用具有一定影响，即原告使用商标在先，被告使用商标在后，之后在原告申请商标之前被告商标经过使用已经具有一定影响，且双方互不知晓对方商标，此时双方都是善意的。这种情形与“先于商标注册人使用”情形本质上无差异。既然立法者明确排除其中一种情形，则应当认为善意说不成立，否则规定“先于商标注册人使用”毫无意义。基于上述理由，“混合说”也难以成立。
从上述论述可以得出结论，无论采取“善意说”还是“恶意说”，均存在一定的缺陷，因此有必要采取漏洞补充的方式对第三次修改后的商标法第五十九条第三款进行解释。一种方案是坚持“善意说”，弱化“先于商标注册人使用”的要件，即对于在先商标使用人在商标注册人之后使用，但在商标申请日之前已经达到一定影响，且双方均为善意的，允许在先商标使用人在原使用范围内继续使用，但应当附加适当区别标识。另一种方案是坚持“恶意说”，在法律效果上与第三次修改后的商标法第三十二条、第四十五条第一款规定的5年宣告无效申请期限相统一，即规定在商标注册之日起5年内主张在先使用抗辩成立的，应当判决驳回原告诉讼请求；在商标注册之日起满5年主张在先使用抗辩成立的，应当判决被告在原有使用范围内使用且应当附加适当区别标志。当然，还可以将上述两种方案结合，即分别规定商标注册人为恶意、善意两种不同情形的适用要件和法律后果。
除适用要件以外，解释在先使用抗辩成立的法律后果也应当与前述善意说、恶意说相适应。如采善意说，在后商标注册人为善意，则为了维护商标申请在先的注册制度，应当严格解释“原使用范围”为在后商标申请日之前的使用范围；如采恶意说，在后商标注册人为恶意，则为了制止恶意抢注，统一第三次修改后的商标法第五十九条第三款和新商标法第三十二条、第四十五条第一款的法律后果，应当将“原使用范围”解释为在后商标注册日满5年之前的使用范围。
（作者单位：北京市第三中级人民法院民五庭）
