—“鸭王”商标最高人民法院再审案评析。
济宁雨辰知识产权代理有限公司转：2013年2月，最高人民法院针对“鸭王”商标行政诉讼的再审申请作出《(2012)知行字第9号行政裁定》(以下称“第9号行政裁定”)，认定上海淮海鸭王烤鸭店有限公司(原名上海淮海全聚德烤鸭店有限公司，以下称“上海鸭王”)申请注册被异议“鸭王”商标并不构成《商标法》第三十一条规定的“不正当手段抢先注册”，因此驳回北京鸭王烤鸭店有限公司(以下称“北京鸭王”)的再审申请。这是继2010年12月北京市高级人民法院作出有利于上海鸭王的《(2010)高行再终字第53号行政判决》(再审判决)后最高人民法院再次作出的有利于上海鸭王的再审裁决。“鸭王”商标确权案从2002年1月上海鸭王申请商标至2013年2月最高人民法院做出驳回北京鸭王的再审申请裁定，历时十几年、过程一波三折、经历法律规定所有程序，包括两次再审。第9号行政裁定关于《商标法》第三十一条“不正当手段抢先注册”的判定对类似案件具有指导作用。（济宁商标）
一、最高人民法院再审驳回裁定
第9号行政裁定认为：《商标法》第三十一条规定意在遏制恶意抢先注册行为，以弥补实行严格的注册原则所可能造成的不公平后果。在注册原则下，只有在先使用的未注册商标已经具有了一定影响、而在后的商标申请人明知或者应知该在先商标而且具有从该商标声誉中获利的恶意，才是该条要遏制的对象。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条规定：“如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响力的商标而抢注，即可认定其采用了不正当手段。”该意见将“不正当手段”解释为“明知或应知”，而未再进一步要求有搭便车、侵占他人商誉的意图。因为通常情况下，如果在先使用商标已经具有一定影响，而在后商标申请人明知或应知该商标而：阵其申请注册即可推定其具有占用他人商标声誉的意图，即二者一般是重合的。（济宁商标注册）
但考虑到本案的具体情形，第9号行政裁定认为，上海鸭王申请注册被异议“鸭王”商标并不构成“不正当手段抢先注册”，具体理由如下：1、北京鸭王曾于2000年12月21日向商标局提出在第42类餐厅等服务上“鸭王”商标注册申请，2001年7月30日商标局以“直接表示了服务的内容及特点”为由予以驳回，北京鸭王未申请复审。之后上海鸭王申请本案被异议商标，同样被驳回。但上海鸭王申请商标评审委员会复审，并提交了其使用被异议商标的证据而获得初审公告。北京鸭王未获得注册商标有在先不同行政程序的原因，亦印证了上海鸭王申请注册被异议商标并非以不正当手段抢先注册。2、上海鸭王申请注册被异议商标并在上海开展相关经营活动，主观上并无借用北京鸭王商誉的意图，客观上也没有刻意与北京鸭王相联系、造成相关公众混淆的行为。自被异议商标申请注册至今，上海鸭王及其相关企业在上海地区对被异议商标进行了广泛的使用和宣传，形成了自己的声誉和品牌影响力，是其依靠自身努力经营取得的成果而非是搭北京鸭王便车的后果。
第9号行政裁定最后认为：商标评审委员会裁定认定上海鸭王申请注册被异议商标不构成“不正当手段”从而核准其注册是正确的。原一、二审判决未考虑被异议商标的申请注册是否有侵占在先使用商标声誉的恶意，适用法律不当。原再审判决虽然未对《商标法》第三十一条的具体适用问题进行论述，但其判决充分考虑了北京鸭王和上海鸭王的利益，判决结果应予肯定。
二、“不正当手段抢先注册”的判定因素和标准
根据商标局及商标评审委员会2005年制定的《商标审理标准》，《商标法》第三十一条“不正当手段抢先注册”的判定可综合考虑七个因素：(1)系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系；(2)系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品／服务有相同的销售渠道和地域范围；(3)系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；(4)系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系；(5)系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；(6)他人商标具有较强独创性；(7)其他可以认定为恶意的情形。《商标审理标准》采取的是列举式的立法技术，并以第(7)项为兜底性的规定。上述规定无疑为大量繁重的商标审理工作提供了可供直接参照的情形，起到了积极的引导作用。尤其是第(6)项“他人商标具有较强独创性”的规定，更是在大量案例实践基础上的总结。但是，简单的列举方式毕竟无法穷尽所有可能的情形，某些特殊情况终究无法对号入座。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发[2010]12号)第18条规定将“不正当手段抢先注册”分为系争商标申请人在主观状态上的明知和应知两种类型，并认为如果系争商标申请人具备明知或应知的主观状态就可认定为采用了不正当手段。显然，该司法意见是对《商标审理标准》的进一步归纳和总结，强化了打击恶意抢注的力度，有效威慑、遏制了恶意抢注的行为。然而，需要正确理解该司法意见。其一，该司法意见中的“即可”并不等同于“应当”。实现司法公正既不能投鼠忌器，因噎废食；也不能将脏水和孩子一起泼出去，将苍蝇和阳光全部挡在窗户主外。这样，法律才能真正起到过滤器的作用，实现扬善惩恶的功能。如果将上述司法意见理解为只要系争商标申请人具备明知或应知的主观状态就“应当”认定为采用了不正当手段，则似乎失于武断和过于绝对，因为这样就未将确实不属于《商标法》第三个一条打击对象的情形排除在外。其二，将司法意见中的“即可”等同于“应当”，实质上是“矫枉必须过正”的观点。即便“矫枉必须过正”，“过正”之后也必须及时回归正位。否则，“过正”就成了“枉”，即，矫正完一个“枉”，却形成另一个“枉”。
最高人民法院第9号行政裁定进一步阐述、明确了“不正当手段抢先注册”的判定标准，并深度解读了上述司法意见。即，只有系争商标申请人明知或者应知该在先商标而且具有从该商标声誉中获利的恶意，才是该条要遏制的对象。该司法意见之所以将“不正当手段”解释为“明知或应知”，是因为明知、应知在一般情况下与具有侵占他人商誉的意图重合。根据第9号行政裁定，“明知或应知”并不足以构成认定“不正当手段”的标准，系争商标申请人是否具有“搭便车、侵占他人声誉的意图”才是“不正当手段抢先注册”的实质性判断标准。因为在某些特定情形下，明知、应知并不一定意味着具有侵占他人商誉的意图。
从辩证唯物主义角度而言，人们的认识是螺旋式上升、反复前进的过程。正如最高人民法院知识产权庭孔祥俊法官所言，“在法律规定不清晰而需要逐渐廓清其内涵或者有两种以上的解释时，或者法律滞后于社会发展的需要时，或者干脆出现法律空白时，法院的裁判就有很强的实验性、尝试性或者试错性，需要探索和创造。”第9号行政裁定在充分理解《商标法》立法宗旨和司法意见的本质精神的基础上，结合具体案情能动司法，是对司法意见的有益补充和完善。具体而言，该再审裁定的实质义在于：其一，“不正当手段抢先注册”的判定应当充分考虑商标的内在显著性及争议双方商标申请注册的历史；其二，“不正当手段抢先注册”的判定应当充分考虑系争商标通过诚信使用创造声誉的客观事实。
三、“不正当手段抢先注册”的判定应当充分考虑商标的内在显著性及争议双方商标申请注册的历史
首先，《商标法》第三十一条“不正当手段抢先注册”条款保护的未注册商标首先是一个可以起到识别商品、服务来源作用的“商标”，而非任何“标志”。不同于注册商标，未注册商标的可注册性并未经过审查机关的事先审查。因此，在适用《商标法》第三十一条权利冲突条款时，必须首先对《商标法》第九条、第十一条规定的“显著特征”进行审查，并将显著性纳入到判定“不正当手段抢先注册”的因素之一。如果商标具有较强的独创性，那么无法合理解释系争商标与在先使用商标的巧合。在此基础上可合理推断，若非刻意摹仿，系争商标申请人很难想到这一独创性较强的的词汇或臆造词汇，进而认定系争商标申请人具有侵占他人商誉的意图。《商标审理标准》第(6)项“他人商标具有较强独创性”的规定充分体现了这一点。
其次，从商标在先使用人北京鸭王及商标争议申请人上海鸭王各自申请商标过程中商标审查机关持有的观点来看，使用在餐馆等服务上的“鸭王”商标的内在显著性及独创性较弱。这一点毋庸置疑。商标评审委员会异议复审裁定认为，涉案商标“鸭王”本身的独创性较弱，上海鸭王与北京鸭王均从事烤鸭餐馆服务行业，不排除上海鸭王与北京鸭王创意相同的巧合性。该异议复审裁定的实质是认为“鸭王”文字独创性较弱，因此系争商标不属于“不正当手段抢先注册”的情形。第9号行政裁定充分肯定了商标评审委员会异议复审裁定的正确性。
第三，北京鸭王及上海鸭王先后申请注册的“鸭王”商标都曾被商标局以缺乏显著性为由驳回。北京鸭王放弃复审，而上海鸭王则积极复审。可以说，“鸭王”案中争议双方商标申请注册的历史是不同于其它案件的一个非常重要的客观事实和情节。
就《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条规定的“明知或应知”而言，第一，对于缺乏显著性或显著性较弱的标识，系争商标申请人即便明知、应知，该明知、应知的对象是公共领域的标识，还是在先使用人及其在先使用的标识?第二，系争商标申请人即便明知、应知，申请缺乏显著性或显著性较弱的标识也不一定必然视为具有侵占他人商誉的意图。
四、“不正当手段抢先注册”的判定应当充分考虑系争商标通过诚信使用创造声誉的客观事实
商标的价值源自使用，商标的生命在于使用，商标的精髓也在于使用。这在理论界、实践界已经得到越来越多的共识，在现行《商标法》中可以找到依据，在目前进行的《商标法》第三次修改过程中也受到很大的关注和重视。针对《商标法》有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，最高人民法院2009年至2011年连续三年以司法意见的形式做出规定。《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发[2009]23号)第9条及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条均规定：对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握《商标法》有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发[2011]18号)第19条规定：要注意尊重已经客观形成的市场格局，实现经营者之间的包容性发展。因此，“不正当手段抢先注册”的判定应当充分考虑系争商标通过诚信使用创造声誉的客观事实。
首先，认定系争商标违反《商标法》第三十一条规定的“不正当手段抢先注册”，意味着对系争商标申请人在道德层面及社会价值方面的否定性评价。因此，对于系争商标申请人已经大量、长期使用的商标，应当慎重、从严适用，充分考虑法院判决的法律效果和社会效果的统一。
其次，关于《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定与第18条规定之间的协调关系。孔祥俊法官对此做出了精辟的论述并认为，该司法意见第1条“对于诉争商标注册人的主观意图(是否具有恶意)未作明确要求，这不是疏忽，当时确实考虑了意图问题，至于对此问题未作表态，是因为实践中的情况很复杂，而是否具有恶意有时候不好判断。在这种情况下，至少可以理解为留下了必要时对于意图问题进行灵活处理的空间，甚至可以理解为未作特别要求。”可见，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定的制定很好地体现了司法智慧、司法逻辑和司法价值，该意见第1条规定实质上是第18条规定的例外情形。
第9号行政裁定在充分尊重系争商标通过诚信使用创造声誉这一客观事实的基础上认定，上海鸭王主观上并无借用北京鸭王商誉的意图。即，自被异议商标申请注册至今，上海鸭王及其相关企业在上海地区对被异议商标进行了广泛的使用和宣传，形成了自己的声誉和品牌影响力，是其依靠自身努力经营取得的成果而非是搭北京鸭王便车的后果。
五、“鸭王”案法律纠纷之外的启示：商标意识
“鸭王”商标确权案经过最高人民法院再审一锤定音，已经尘埃落定。从案件法律纠纷之外得到的启示比案件本身涉及的法律问题可能更有研究价值。
首先，就北京鸭王而言，其在先使用“鸭王”商标但到目前仍未获得注册，因此，更多的可能是教训。教训之一，企业在选择商标时应当谨慎，应对商标的可注册性(包括内在显著性和可能存在冲突的在先权利等方面)进行专业分析。教训之二，企业在申请商标被驳回时，不能轻言放弃，而是应当进行必要的法律分析，然后决定是否积极进行驳回复审。商标意识不仅包括积极申请注册商标的意识，还包括商标被驳回后积极复审主张权利的意识。北京鸭王的商标申请被驳回后放弃复审，固然与当时的法律规定有关(当时《商标法》尚未规定缺乏显著性的标识可通过使用获得注册)。但是不可否认的是，北京鸭王当时放弃复审的决策很可能是错误的。北京鸭王放弃复审不仅丧失了其商标申请获得注册的机会，而且使其陷于相互矛盾的不利立场：一方面，北京鸭王主张上海鸭王具有“不正当手段抢先注册”的恶意，就必须证明“鸭王”文字具有较强的内在显著性；另一方面，北京鸭王在其商标申请因缺乏显著性被驳回后放弃复审又意味着其实际上认可“鸭王”文字本身缺乏显著性。试想，如果北京鸭王当年在其商标被驳回后积极复审，结果又当如何?
其次，就上海鸭王而言，确实有值得借鉴的地方。上海鸭王申请的商标经历驳回、驳回复审、异议、异议复审四个行政程序，一审、二审两个司法程序，最高人民检察院抗诉程序，以及北京市高级人民法院和最高人民法院两个再审程序。上海鸭王锲而不舍、积极主张权利的商标意识值得借鉴。但是，上海鸭王在商标风险防范方面意识薄弱值得反思。上海鸭王在商标尚未获得注册前就投入大量的真金白银，实际上是将企业置于巨大的潜在法律风险之中。上海鸭王的这一行为欠缺“市场宣传推广未动，商标申请注册先行”的商标意识以及规避法律风险和权利冲突的商标意识。从理论上讲，以上海鸭王投入的真金白银和商业资源计算，培育其它任何一个商标都有可能获得成功。而“鸭王”案经历十几年，商标权利的不确定状态及潜在法律风险、争议无疑极大阻碍了企业的发展进程。作者：江止，作者单位：北京市东权律师事务所
